Проблемы с досрочным расторжением лицензионного договора в одностороннем порядке в подавляющем большинстве случаев возникают у тех компаний, которые недостаточно ответственно отнеслись к выбору партнера или составлению лицензионного договора. Это в очередной раз подтверждает старую как мир истину: бизнес - не место устным договоренностям и надеждам на добросовестность и честность, а чтобы избежать болезненных расставаний, необходимо обо всем договориться еще на берегу, причем в письменном виде.
Как следует из положений, изложенных в 29 главе Гражданского Кодекса, значимыми основаниями для досрочного расторжения лицензионного договора могут служить: добровольное соглашение сторон; существенное нарушение договора одной из сторон; отказ от исполнения пунктов и правил лицензионного договора; а так же существенное изменение обстоятельств, повлиявшее на саму возможность исполнения подписанного документа.
В первом случае никаких юридических проблем или подводных камней быть не может: если договор расторгается по обоюдному согласию и без каких-либо претензий со стороны подписантов, то в этом случае процедура предельно проста и понятна. Для расторжения лицензионного договора достаточно либо подписанного сторонами дополнительного соглашения, либо простого обмена официальными письмами, из текста которых будет явственно следовать, что в дальнейшем стороны не заинтересованы в продолжении действия лицензионного договора и намерены его прекратить. В тех же документах (или же в каком-либо дополнительном) стороны оговаривают дату окончания действия договора, финальные взаиморасчеты и так далее. А в том случае, если предоставление права по лицензионному договору предполагало государственную регистрацию, то для двустороннего расторжения такого документа уже не достаточно подписания соглашения о расторжении или обмена письмами - необходима государственная регистрация факта расторжения, оформляемая посредством подачи дополнительного соглашения или заявления, подписанного сторонами о расторжении договора.
Куда интереснее ситуация, когда расторжение действующего лицензионного договора является инициативой только одной из сторон (как правило, ею выступает правообладатель).
Удобный и наиболее безболезненный вариант расторжения договора для Лицензиара - в одностороннем порядке с уведомлением Лицензиата в предусмотренный договором срок. В этом случае Лицензиат просто направляет в адрес Лицензиата уведомление о намерении расторжения, а далее, данное уведомление с доказательством отправки последнего в адрес Лицензиата направляет в Роспатент.
На основании данных документов регистрирующий орган выносит решение о прекращении предоставления права использования и каждая из Сторон договора остается при своем.
Если же вариант расторжения в одностороннем порядке не предусмотрен текстом договора, то такой простой вариант не пройдет и далее только в судебной инстанции придется доказывать неправомерность действий со стороны Лицензиата. Так же не удастся обойтись «малой кровью» в том случае, если предоставление права по лицензионному договору предполагает государственную регистрацию. Для расторжения такого документа также не достаточно подписания простого двустороннего соглашения или обмена письмами - необходима государственная регистрация факта расторжения договора, оформляемая на основании дополнительного соглашения или заявления, подписанного как правообладателем, так и лицензиаром.
Но даже если при подписании договора, с Лицензиатом не удастся достичь договоренности о подобном механизме расторжения и придется прибегнуть к судебной процедуре, чем детальнее вы отнесетесь к формулировкам документа, чем полнее будут расписаны взаимоотношения сторон в тех или иных условиях, тем проще и безболезненнее будет его расторгнуть при наличии нарушений со стороны контрагента.
Понятно, что когда люди договариваются о совместном ведении бизнеса и его развитии, мало кто предполагает, что предприятие может потерпеть фиаско и в конечном счете придется расставаться. Однако, как свидетельствует беспристрастная статистика, изначально у любого начинания гораздо больше шансов на неудачу, чем на успех. Поэтому, когда речь заходит о лицензионном договоре, ни о каких общих формах документа и формулировках не может быть и речи - только предельная детализация позиций договора, только максимальная конкретика даже в русле общих норм. И, разумеется, документом должна быть предусмотрена сама возможность его досрочного прекращения.
Многие бизнесмены-правообладатели даже не представляют себе, насколько широки соблазны, которые искушают их партнеров, особенно в регионах, где за ними по объективным причинам довольно проблематично осуществлять эффективный контроль. Даже если они изначально были настроены исключительно на добросовестное сотрудничество, продолжительная безнадзорная работа рано или поздно спровоцирует появление нарушений.
Наиболее частными «выходами за рамки» лицензионного договора являются: превышение объема полномочий, предполагающихся по договору; выход за пределы оговоренной лицензионным договором территории использования товарного знака; передача прав на использования товарного знака или торгового обозначения третьим лицам; оптимизация (естественно в сторону уменьшения) показателей отчетности, передаваемой правообладателю и так далее. Если порядок действий в каждом из этих случаев не был детально прописан, то расторгнуть лицензионный договор во внесудебном порядке уже не получится и придется обращаться в суд и доказывать там как сам факт нарушения договора, так и то обстоятельство, что оно было существенным. Естественно, это сопряжено с многочисленными трудностями.
Действующее законодательство содержит по этому поводу довольно размытые формулировки: существенным признается такое нарушение договора одной из сторон, при котором вторая понесла ущерб, который не позволил ей извлечь выгоды, на которые она была вправе рассчитывать при заключении договора. Разумеется, все это нужно документально обосновать, что далеко не всегда возможно сделать, особенно когда правообладатель физически располагается в Москве или Санкт-Петербурге, а его партнер, допустим, в Новом Уренгое. Такая широкая формулировка оставляет ответчику большое пространство для манера по уклонению от исполнения своих обязательств.
Последнее основание (существенное изменение обстоятельств, повлиявшее на саму возможность исполнения подписанного документа) применяется для расторжения лицензионного договора в том случае, когда невозможно использовать ни одно из предыдущих. То есть, стороны не имеют желания прекращать действие договора по доброй воле, при этом ни с одной из сторон нет значимых нарушений договора, а так же отсутствуют иные законные возможности его одностороннего расторжения.
С точки зрения Гражданского Кодекса, существенными для расторжения лицензионного договора обстоятельствами в этом случае являются обстоятельства, которые изменили конъюнктуру рынка настолько, что если бы такое развитие событий можно было предвидеть, стороны никогда бы не заключили между собой лицензионное соглашение или заключили его на радикально отличающихся условиях. Однако, как мы понимаем, столь неконкретная формулировка затрудняет широкое применение данной нормы на практике.
Основания, условия и последствия прекращения лицензионного договора регулируются общими положениями гражданского законодательства (гл.26 ГК).
Лицензионный договор прекращается в случаях:
надлежащего его исполнения
истечения срока договора
прекращения деятельности юридического лица – стороны по договору
смерти физического лица – стороны по договору.
Кроме того, досрочное расторжение договора возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено законодательством или самим договором.
Согласно ст. 420 и 421 ГК одна из сторон договора может заявить требование о расторжении договора в судебном порядке:
1) при существенном нарушении договора другой стороной;
2) при существенном изменении обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора.
Существенным признается нарушение договора одной из сторон, влекущее для другой стороны такой ущерб, в результате которого она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. В качестве такого нарушения лицензионного договора может рассматриваться неуплата вознаграждение лицензиару; использование лицензиатом объекта интеллектуальной собственности способами, не предусмотренными договором; передача объекта лицензии по сублицензии, если это не предусмотрено основной лицензией и т.д.
Изменение обстоятельств признается существенным, если они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях. Примером может служить следующая ситуация:
Объектом лицензии являются права на изобретение. Во время действия лицензионного договора выдается патент на новое изобретение, использование которого для лицензиата намного выгоднее по многим параметрам. В данной ситуации обстоятельства для этой стороны договора изменяются существенно, что может привести к желанию расторгнуть невыгодный для стороны договор.
Однако требование о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законодательством либо договором, а при его отсутствии – в тридцатидневный срок.
Согласно п.1 ст.423 ГК при расторжении договора обязательства сторон прекращаются.
Если основанием для расторжения договора послужило существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора.
Тема 8. Правовая охрана средств индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции (работ, услуг) План
1. Понятие и структура фирменного наименования. Право на использование фирменного наименования.
2. Понятие, виды и форма товарного знака. Требования, предъявляемые к товарному знаку (знаку обслуживания). Основания для отказа в регистрации товарного знака.
3. Порядок регистрации товарного знака. Недействительность и прекращение регистрации товарного знака.
4. Право на наименование места происхождения товара (географические указания).
______________________________________________
(наименование или Ф.И.О. лицензиата)
адрес: _______________________________________
от ___________________________________________
(наименование или Ф.И.О. лицензиара)
адрес: ______________________________________,
телефон: _______________, факс: _____________,
адрес электронной почты: _____________________
Уведомление о прекращении Лицензионного договора с требованием о возмещении убытков, причиненных расторжением Договора
"___" ________ ____ между ___________________________________________ и (наименование или Ф.И.О. лицензиара) _________________________________________________ был заключен Лицензионный (наименование или Ф.И.О. лицензиата) договор N ___ на право использования результата интеллектуальной деятельности (или: средства индивидуализации), а именно: __________________ _________________________________ на следующих условиях: __________________ _____________________________________. В соответствии с п. ___ Лицензионного договора от "___" __________ ____ N ___ ______________________________________ были выполнены обязательства и (наименование или Ф.И.О. лицензиара) предоставлено принадлежащее ему право использования результата интеллектуальной деятельности (или: средства индивидуализации) ____________ __________________________________________________________ в полном объеме, (наименование или Ф.И.О. лицензиата) что подтверждается ____________________________________________. В нарушение п. ___ Лицензионного договора от "____" ____________ ______ N ___ _______________________________________ не была выполнена обязанность (наименование или Ф.И.О. лицензиата) по уплате _______________________________________ в установленный Договором (наименование или Ф.И.О. лицензиара) срок вознаграждения в размере ________ (_________) рублей за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности (или: средства индивидуализации).
Согласно п. 4 ст. 1237 Гражданского кодекса Российской Федерации при существенном нарушении лицензиатом обязанности выплатить лицензиару в установленный лицензионным договором срок вознаграждение за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицензиар может отказаться в одностороннем порядке от лицензионного договора и потребовать возмещения убытков, причиненных его расторжением. Договор прекращается по истечении тридцатидневного срока с момента получения уведомления об отказе от договора, если в этот срок лицензиат не исполнил обязанность выплатить вознаграждение.
В соответствии со ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 4 ст. 1237
Гражданского кодекса Российской Федерации, ________________________________
(наименование или Ф.И.О.
лицензиара)
уведомляет о расторжении Лицензионного договора от "___" _______ ____ N ___
в одностороннем порядке с "___" ________ ____.
Кроме того, _____________________________________ просит в срок до ____
(наименование или Ф.И.О. лицензиара)
возместить убытки в виде ________________________________________ в размере
_______ (_________) рублей, причиненные расторжением Лицензионного договора
от "___" ________ ____ N ___, что подтверждается _________________________.
Приложения:
1. Копия Лицензионного договора на право использования результата интеллектуальной деятельности (или: средства индивидуализации) от "___" ________ ____ N ___.
2. Документы, подтверждающие выполнение лицензиаром обязательства по предоставлению права использования результата интеллектуальной деятельности (или: средства индивидуализации).
3. Документы, подтверждающие невыполнение лицензиатом обязанности по уплате вознаграждения за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности (или: средства индивидуализации).
4. Документы, подтверждающие причинение убытков и их размер.
5. Доверенность представителя от "___" __________ ____ N ___ (если требование подписывается представителем заявителя).
6. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель основывает свои требования.
"___" ________ ____
___________________ (подпись)
Ю.В.Лаврова - старший юрист юридической компании «Пепеляев, Гольцблат и партнеры».
В соответствии с законодательством лицензионные договоры на использование товарного знака, изобретения, полезной модели, промышленного образца подлежат государственной регистрации в Роспатенте и без таковой считаются недействительными.
В течение срока действия лицензионного договора нередко обстоятельства складываются таким образом, что одна из сторон заинтересована в его расторжении в одностороннем порядке. Причинами могут быть, например, неуплата роялти, низкий экономический эффект от использования объекта лицензии, несоблюдение лицензиатом требований к качеству лицензионной продукции, непредставление патентообладателем всей информации, необходимой для использования изобретения, полезной модели или промышленного образца. Чаще всего желание расторгнуть лицензионный договор обусловлено невыполнением одной из сторон своих обязательств.
Расторжение лицензионного договора должно быть зарегистрировано в Роспатенте в соответствии с Правилами регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы и права на их использование, полной или частичной передаче исключительного права на программу для электронных вычислительных машин и базу данных .
П. 8 Правил установлено, что в случае досрочного расторжения договора, заключенного с указанием срока его действия, или расторжения договора, заключенного без указания срока его действия, в одностороннем порядке подается соответствующее заявление. К нему прилагается документ, подтверждающий уплату пошлины в размере, установленном для регистрации изменений, внесенных в зарегистрированный договор.
Таким образом, исходя из Правил, регистрация одностороннего расторжения договора не требует представления каких-либо документов, подтверждающих его фактическое расторжение, и не должна вызывать особых проблем. Однако на практике Роспатент взял на себя функции проверяющего органа. В результате регистрация одностороннего расторжения лицензионного договора выливается в весьма сложный и продолжительный процесс.
Так, достаточно часто в лицензионные договоры, заключаемые без указания срока действия, включается положение, в соответствии с которым лицензиар может расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае неуплаты лицензиатом предусмотренных роялти в течение определенного периода времени, послав ему письменное уведомление. По истечении определенного срока договор считается расторгнутым. Направив затем заявление о расторжении договора в регистрирующий орган, лицензиар получит запрос с предложением представить документ, свидетельствующий о расторжении договора в соответствии с требованиями ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации. А именно: соглашение сторон о расторжении договора либо решение суда, вынесенное по требованию одной из сторон. Соответствует ли закону такая позиция регистрирующего органа?
Прежде всего хотелось бы разобраться в понятиях. Несмотря на то, что словосочетание «одностороннее расторжение договора» достаточно широко используется в деловой практике и включается в договоры, в ГК РФ такого термина, а следовательно, и его толкования нет. Синонимом можно считать «односторонний отказ от исполнения договора полностью» . Согласно п. 3 ст. 450 ГК РФ, на которую ссылается регистрирующий орган, если односторонний отказ от исполнения договора допускается законом или соглашением сторон, договор считается расторгнутым или измененным. Таким образом, исходя из этой нормы закона, в лицензионном договоре можно предусмотреть возможность одностороннего отказа от его исполнения. В ответ на этот аргумент регистрирующий орган, как правило, ссылается на ст. 310 ГК РФ, в силу которой «односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом» . А в законе будто бы указано, что расторгнуть договор можно только по соглашению сторон или решению суда.
В итоге складывается ситуация, когда добросовестный партнер не может прекратить свои взаимоотношения с недобросовестным без судебного разбирательства. Положение обычно усугубляется тем, что добросовестная сторона терпит значительные убытки, вызванные именно затянутостью процесса расторжения договора.
К примеру, патентообладатель перспективного изобретения заключает договор исключительной лицензии с предприятием, которое, как оказывается впоследствии, заинтересовано не столько в использовании изобретения, сколько в создании препятствий конкурентам. Роялти, соответственно, не уплачиваются. В то же время патентообладатель не может откликнуться на предложения других предприятий, намеренных использовать его изобретение, и вынужден обращаться в суд, чтобы получить решение о расторжении договора. Но к тому времени на рынке могут появиться другие разработки, и интерес к использованию данного изобретения пропадет. Это подтверждает, что в результате указанной позиции Роспатента по отношению к одностороннему расторжению лицензионных договоров заключать договоры исключительной лицензии становится крайне рискованно.
Тем не менее в пользу добросовестной стороны, на наш взгляд, говорят и положения п. 3 ст. 450 ГК РФ. Она допускает односторонний отказ от исполнения договора, если стороны изначально предусмотрели эту возможность в заключаемом договоре. Положения ст. 328 ГК РФ также позволяют осуществить односторонний отказ от исполнения обусловленного договором обязательства при наличии определенных условий, даже если это не было предусмотрено договором. Такими условиями являются неисполнение стороной обусловленного договором обязательства либо наличие обстоятельств, явно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок. Следовательно, в случае неисполнения лицензиатом обязанности по уплате роялти, предусмотренной договором, лицензиар имеет право отказаться от предоставления лицензии (то есть расторгнуть договор в одностороннем порядке без обращения в суд), поскольку такое право ему предоставлено законом.
Во избежание проблем с регистрацией одностороннего расторжения лицензионного договора в Роспатенте мы рекомендуем своим клиентам четко прописывать в договоре форму, в которой производится односторонний отказ от исполнения договора, условия совершения такого отказа и срок, по истечении которого заинтересованная сторона может обратиться в регистрирующий орган.
Формулировка в договоре должна быть приблизительно следующего содержания: «Любая из сторон может в любое время во внесудебном порядке отказаться от исполнения лицензионного договора, направив соответствующее уведомление в адрес другой стороны. По истечении 30 дней с момента получения другой стороной указанного уведомления отказавшаяся от исполнения договора сторона направляет в регистрирующий орган заявление с просьбой зарегистрировать одностороннее расторжение договора с приложением уведомления и доказательств его вручения другой стороне. Заключения какого-либо специального соглашения сторон в этом случае не требуется. Договор считается расторгнутым с момента государственной регистрации его расторжения».
По нашему мнению, связывать возможность одностороннего расторжения лицензионного договора с нарушением одной из сторон своих обязательств (например, неуплатой рояли) нецелесообразно, так как Роспатент может потребовать предоставления соответствующих доказательств. А это также может затянуть процесс регистрации.
Итак, при заключении лицензионного договора необходимо иметь в виду, что, обратившись за регистрацией внесудебного отказа от его исполнения, вы не обойдетесь без проблем. Разумеется, отказ государственного органа в регистрации можно обжаловать в суд . Но если все-таки идти в суд, то уж лучше за решением о расторжении договора, что и предпочитают делать стороны в таких ситуациях. Ведь это позволит не только выполнить требования регистрирующего органа, но и избежать споров по поводу расторжения договора с недобросовестным партнером.
Патенты и лицензии. 2003. № 7. С. 55.
Ст. 197 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Одним из наиболее распространенных способов коммерциализации интеллектуальной собственности является заключение лицензионных соглашений.
Что такое лицензионный договор
Лицензионный договор заключается между двумя сторонами – один участник обладает исключительным правом на интеллектуальную собственность (лицензиар), а другой (лицензиат) – планирует использовать такое право в своей деятельности. Договор подтверждает факт передачи права на объект интеллектуальной собственности от правообладателя другому лицу, не лишая при этом прав самого правообладателя.
Понятие лицензионного договора, правила и порядок его заключения, особенности такого соглашения закреплены положениями в ст.1235 ГК РФ.
Лицензионные договоры относятся к документам гражданского права и фиксируют юридические соглашения между лицензиаром и лицензиатом, в том числе гарантийные обязательства, способы расчетов, условия выполнения соглашения и другие. Передача права на интеллектуальную собственность по лицензии выполняется в ограничительном объеме, основное право на объект – право собственности, сохраняется за правообладателем.
Стороны, заключающие лицензионные соглашения, приобретают новые возможности и преимущества – лицензиар получает дополнительные доходы, а лицензиат законное право распоряжаться интеллектуальной собственностью без существенных затрат на её создание и раскрутку. Виды лицензионных договоренностей определяются положениями ст.1236 ГК РФ.
Законом предусматриваются следующие категории лицензий – исключительные, неисключительные, сублицезионные и специальные. Категории отличаются объемом и условиями передаваемых прав, а также наличием отдельных особенностей. Лицензионные договоры на передачу прав по патентам заключаются между юридическими и физическими лицами, а в случаях сделок по средствам индивидуализации (товарным знакам и знакам обслуживания) – только между предпринимателями.
Основания и ситуации когда требуется расторжение договора по лицензии
Договорные соглашения по лицензиям перестают действовать в случаях, когда заканчивается срок действия договора или регистрации объекта договора. В период действия договора могут возникать ситуации, требующие досрочного расторжения заключенных соглашений.
Общие положения процедуры досрочного расторжения лицензионных соглашений определяются нормами, изложенными в гл.29 ГК РФ «Изменение и расторжение договора». Добиться прекращения действия лицензионных договоров можно на основании положений, прописанных в самом договоре, или по решению суда.
Общими основаниями для расторжения договоров являются следующие причины:
- соглашение сторон (п.1 ст.450 ГК РФ)
- существенные нарушения пунктов договора (п.2 ст.450 ГК РФ)
- отказ от исполнения обязательств по договору (п.3 ст.450, п.4 ст.1237 ГК РФ)
- возникновение существенных изменений обстоятельств сделки (ст.451 ГК РФ)
Классифицирование оснований для расторжения лицензионных договоренностей необходимо для выбора порядка проведения процедуры расторжения и правильного оформления всех документов.
Порядок расторжения лицензионного договора
Изменение положений договора или расторжение всех аспектов сделки оформляется документально в зависимости от возникших оснований по данному соглашению.
Расторжение договора по соглашению сторон
В случаях расторжения сделки при обоюдном соглашении сторон серьезных юридических проблем, как правило, не возникает. Причины и порядок такого расторжения обычно прописываются в одном из пунктов договора, сама процедура является простой и понятной. Расторжение признается состоявшимся при подписании участниками дополнительного соглашения или при обмене официальными письмами, в тексте которых излагается отсутствие заинтересованности сторон в продолжении действия договора, а также при последующей регистрации таких изменений в Роспатенте.
Одностороннее расторжение лицензионного договора
Порядок и детали расторжения договора по инициативе одной из сторон может быть подробно описан в одном из пунктов договора. В этом случае прекращение договора может осуществляться после направления инициатором уведомления другой стороне. Такая возможность отказа без объяснения причин, прописываемая в договоре, не обязательно связана с какими-либо нарушениями по пунктам договора, и является достаточной при уведомлении одной из сторон о прекращении договора.
а) По инициативе лицензиара
Чаще всего таким правом в договорах наделяется лицензиар, который в этом случае направляет лицензиату предупреждающее уведомление на ознакомление в течение 30 дней. Копия уведомления направляется в Роспатент для регистрации прекращения лицензионного соглашения.
По закону (п. 4 ст. 1237 ГК РФ) расторжение договора о лицензии допускается при одностороннем отказе со стороны лицензиара в случаях существенных нарушений выплат вознаграждений лицензиатом (по суммам и срокам исполнения). В такой ситуации лицензиар направляет лицензиату уведомление о прекращении договора, а также может потребовать возмещение причиненного ущерба от расторжения сделки.
Договорные обязательства прекращаются после 30-дневного срока получения уведомления лицензиатом, если он не выполнит все условия по выплатам. При этом право на односторонний отказ от договора лицензиар имеет независимо от длительности допущенной просрочки. В этом случае регистрация расторжения соглашения в Роспатенте также производится по заявлению лицензиара с приложением копии уведомления, направленного лицензиату.
б) По инициативе лицензиата
Оснований для расторжения договора по инициативе у лицензиата значительно меньше, чем у лицензиара, если приобретателю прав не удалось прописать порядок такой договоренности документально. Право на односторонний отказ от договора лицензиат имеет в случаях сделки по ноу-хау (п. 2 ст. 1469 ГК РФ) – при разглашении секрета ноу-хау.
При заключении сделки новому приобретателю прав целесообразно прописать в договоре основания для одностороннего отказа, например:
- несвоевременную передачу технических материалов, носителей произведений и т.д.
- невозможность получения продукции соответствующего качества по переданной лицензиаром документации
Для лицензиата имеет смысл оговорить оплату за односторонний отказ по инициативе лицензиара. По закону это допускается, если участники заключают договор при осуществлении ими предпринимательской деятельности (п. 3 ст. 310 ГК РФ). В этих случаях разрешается установить конкретную сумму, которую лицензиар будет обязан выплатить лицензиату при условии одностороннего отказа. Для правообладателя в некоторых ситуациях оказывается более выгодным продолжение исполнения договора, чем выплата вознаграждения лицензиату.
Все остальные ситуации прекращения лицензий по инициативе лицензиата, не прописанные в договоре, решаются в судебном порядке.
Досрочное расторжение лицензионного договора
Если в соглашении не прописан вариант расторжения по инициативе одной из сторон, добиваться прекращения договора можно только в судебной инстанции. Промежуточным этапом таких действий может быть процедура досудебного урегулирования спорных моментов и достижения обоюдного согласия о продолжении или прекращении договора.
При подаче исковых заявлений в суд потребуются доказательства фактов нарушения договора с указанием обстоятельств того, что они были существенными.
Наиболее частыми нарушениями по лицензионным договорам являются:
- превышение полученного по договору объема полномочий
- нарушение пределов территории, прописанной в договоре на товарные знаки
- не предусмотренная по договору передача прав на использование средств индивидуализации третьим лицам
- преднамеренное уменьшение показателей по отчетности, направляемой правообладателю
Нарушения по договорным обязательствам, регулируемые судом, должны быть существенными. Под такую категорию нарушений подпадают действия, повлекшие причинение ущерба другой стороне, которая лишилась того, что планировала получить при заключении сделки.
Для подачи искового заявления необходимо привести документальное обоснование нарушений и выполнить расчет упущенной выгоды. Часто составить документы с приведением неоспоримых доказательств бывает затруднительно. Суды при решении спорных вопросов учитывают конкретно каждую спорную ситуацию.
Обоснование расторжения договора по причине существенного изменения обстоятельств (ст.451 ГК РФ) является достаточно сложным. В данном случае подразумеваются такие обстоятельства, которые привели к изменению условий на рынке настолько, что стороны никогда не заключили бы договор, если бы предвидели такое развитие событий. Однако такая неконкретность формулировки затрудняет применение данного положения в практическом использовании.
Обобщающая формулировка существенных нарушений и широкая трактовка термина дает возможности ответчику уклониться от своих обязательств, особенно, если стороны ведут деятельность в разных регионах. Поэтому в решении спорных вопросов такой сложности необходима не только консультация юриста-патентоведа, но и помощь в составлении документов и ведении дел в суде.
Нужно ли регистрировать расторжение договора в Роспатенте (ФИПС)
В случаях, если лицензионный договор зарегистрирован в Роспатенте, достигнутое соглашение о расторжении сделки по согласию сторон также регистрируется в ведомстве. Факт расторжения регистрируется после направления дополнительного соглашения или заявления с ходатайством о расторжении. Документы должны быть подписаны участниками соглашения с обеих сторон. В допсоглашениях стороны оговаривают дату прекращения договорных обязательств, порядок финальных взаиморасчетов, указывают на отсутствие взаимных претензий и т.д.
Расторжение договора по решению суда также регистрируется в Роспатенте, датой прекращения соглашения считается дата вступления в силу решения суда по данной спорной ситуации.
Как расторгнуть лицензионный договор на товарный знак?
Лицензионный договор по передаче прав на товарный знак может быть расторгнут по обоюдному согласию сторон или в соответствии с пунктами, прописанными в договоре при заключении сделки. Основаниями для прекращения договорных обязательств могут служить нарушения договора со стороны как правообладателя, так и правопреемника, например, нарушение обязательств по оплате, заключение сублицензионного договора без согласия лицензиара, выпуск продукции более низкого качества, чем у правообладателя и другие.
Лицензиар нарушает условия договора, если при выдаче исключительной лицензии продолжает передавать аналогичные права на данный товарный знак другим лицам. Решение о прекращение договора при нарушениях обязательств одной из сторон может быть достигнуто добровольно или в судебной инстанции. В обоих случаях расторжение подлежит регистрации в ФИПС (Роспатент).
