Контроль над использованием товарного знака. Досрочное прекращение охраны товарного знака Неиспользование товарного знака

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 7 августа 2015 года № СП-23/21 утверждена Справка по использованию товарного знака под контролем правообладателя (пункт 2 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ установлено, что правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации.

Пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ предусмотрено, что использованием товарного знака признается также использование товарного знака другим лицом (не правообладателем), осуществляемое под контролем правообладателя. Данное обстоятельство, как следствие, исключает возможность досрочного прекращения правовой охраны товарного знака.

Суд по интеллектуальным правам разъяснил, что следует понимать под «использованием под контролем».

1. Согласно пункту 2 статьи 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS) (заключено в г. Марракеше 15.04.1994, вступило в силу для Российской Федерации 22.08.2012 (далее – Соглашение ТРИПС)) использование товарного знака другим лицом под контролем владельца знака признается для целей сохранения в силе регистрации использованием товарного знака.

ГК РФ разделяет случаи использования товарного знака:

— самим правообладателем (в том числе ставшим таковым на основании договора об отчуждении исключительного права);

— лицензиатом по лицензионному договору;

— другим лицом под контролем правообладателя.

По смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использование товарного знака лицом под контролем правообладателя - это использование такого знака при отсутствии заключенного между правообладателем и лицом, фактически использующим товарный знак, лицензионного договора.

При этом под использованием товарного знака под контролем правообладателя понимается использование товарного знака по воле правообладателя.

По общему правилу, воля правообладателя на использование товарного знака третьим лицом может быть выражена в договоре с этим третьим лицом; такими договорами могут быть: договор коммерческой концессии (глава 54 Кодекса), договор простого товарищества (глава 55 Кодекса), договор подряда (глава 37 Кодекса), договор возмездного оказания услуг (глава 38 Кодекса), предварительный договор (статья 429 Кодекса), в том числе лицензионный, и др.

При этом одной воли правообладателя на использование товарного знака третьим лицом недостаточно. Должно быть доказано фактическое использование товарного знака третьим лицом в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ.

2. Случаи, которые могут быть признаны использованием товарного знака другим лицом под контролем правообладателя.

2.1. По договору подряда или возмездного оказания услуг (главы 37, 38 ГК РФ), предметом которого является изготовление товара с нанесением на него товарного знака заказчика и (или) распространение такого товара (оказание услуг с использованием знака обслуживания), использование товарного знака другим лицом осуществляется по поручению правообладателя и в его интересах, то есть по его воле, что соответствует пункту 2 статьи 1486 ГК РФ (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.10.2014 № С01-855/2014 по делу № СИП-198/2014).

2.2. Наличие между правообладателем и другим лицом, использующим товарный знак, корпоративных отношений, в том числе внутри холдинга или иной группы лиц (статья 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»), предполагает использование товарного знака другим лицом под контролем правообладателя как на основании преобладающего участия в другом лице, так и при наличии организационно-правового взаимодействия, основанного на положениях учредительных документов или условиях договора

При наличии таких отношений, как правило, не требуется специальных правовых актов внутри холдинга или группы лиц (специальное решение какого-либо органа, например общего собрания, совета директоров, исполнительного органа и т.д.), оформляющих согласие правообладателя на использование товарного знака другим лицом (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.04.2014 № С01-184/2014 по делу № СИП-247/2013, от 20.05.2014 № С01-185/2014 по делу № СИП-56/2013, от 10.11.2014 № С01-943/2014 по делу № СИП-305/2014).

2.3. Администрирование доменного имени не правообладателем спорного товарного знака, а другим лицом, а также использование другим лицом товарного знака правообладателя в сети Интернет для распространения товара могут быть признаны использованием товарного знака под контролем правообладателя для целей статьи 1486 ГК РФ при наличии согласия последнего, которое может подтверждаться в том числе наличием корпоративных отношений (пункт 2 ответа на вопрос 2 настоящей Справки) (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.01.2014 № С01-383/2013 по делу № СИП-4/2013).

2.4. Для целей статьи 1486 ГК РФ признается использование другим лицом товарного знака под контролем правообладателя по договору простого товарищества (статья 1041 ГК РФ), если исключительное право на товарный знак является вкладом правообладателя в общее имущество товарищей (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 29.10.2014 № С01-596/2014 по делу № СИП-19/2014).

Заявление о досрочном прекращении товарного знака рассматривается как способ защиты законного интереса правообладателя противопоставляемого товарного знака. Такие ситуации возникают в случае подачи правообладателем неиспользуемого товарного знака заявления о взыскании компенсации по ст. 1515 Гражданского кодекса РФ (далее - «ГК РФ») или невозможности зарегистрировать товарный знак в виду сходства до степени смещения с неиспользуемым товарным знаком.

Роспатент не обязан отслеживать использование товарных знаков для всех зарегистрированных товаров и услуг, эту «роль» берет на себя заинтересованное лицо. Согласно статистике Роспатента в отношении действующих охранных документов на объекты промышленной собственности по состоянию на 01.02.2017 г. в Российской Федерации зарегистрировано 373 077 товарных знаков (национальная процедура) 1 .

Правовым основанием для обращения с требованием о досрочном прекращении является ст. 1486 ГК РФ. В случае неиспользования товарного знака в течение любых трех лет после его регистрации его охрана может быть прекращена досрочно как для всех товаров, так и для части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Данная дефиниция может быть представлена в виде отдельных элементов, каждый из которых имеет свои особенности применения.

Неиспользование товарного знака

Согласно ст. 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со ст. 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, п. 2 ст. 1484 ГК РФ.

Бремя использования товарного знака лежит на правообладателе.

В отношении настоящего положения имеются разъяснения, сделанные в Обзоре судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015г.) (далее - «Обзор»).

Согласно п. 38 казанного Обзора для целей применения положений ст. 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных п. 2 ст. 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

В качестве доказательства использования товарного знака для целей введения товара в гражданский оборот (оказания услуг) могут быть представлены договоры поставки, инвойсы, декларации на товары, договоры поставки, счета-фактуры, товарные накладные, образцы товара, сертификаты соответствия.

При этом, документы, представленные в качестве доказательства использования товарного знака должны отвечать требованиям, предъявляемым к ним законодательством.

Так в Решении Суда по интеллектуальным правам от 16.01.2017г. по делу №СИП-669/2016, суд пришел к следующему выводу:

«Таким образом, отсутствие в материалах дела документов свидетельствующих о возмездности контракта от 05.08.2016 №GI/XJ-08 не позволяют суду сделать вывод об использовании спорного обозначения, несмотря на наличия упоминании «Goldberry» в данном документе».

Также следует указать, что использование товарного знака для собственных нужд, без идентификации спорным товарным знаком товаров, производимых правообладателем для третьих лиц не считается использованием для целей ст. 1486 ГК РФ (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.01.2016г. №С01-1128/2015 по делу №СИП-330/2015).

Использование товарного знака под контролем правообладателя

Как следует из положений ст. 1486 использованием товарного знака также следует считать использование товарного знака под контролем правообладателя, на практике у судов возникают вопросы: что следует считать «использованием под контролем»?

На заседании Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам 29.06.2015г. (утв. Протоколом №12) было указано, что формулировка «под контролем правообладателя» фактически заимствована из Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Соглашение ТРИПС), которая, в свою очередь, взята из правовой практики США, в которой контроль правообладателя выражается, в первую очередь, в осуществляемом правообладателе контроле качества производимого третьим лицом товара, как правило — в рамках лицензионного договора.

Из выводов Научно-консультативного совета следует, что под «согласием» правообладателя в практике понимаются - использование товарного знака лицензиатом до ргеистрации лицензионного договора в Роспатенте, договоры подряда или коммерческой концессии, наличие корпоративных отношений, указание лица в качестве уполномоченного импортера при внесении товарного знака в ТРОИС, администрирование товарного знака третьим лицом.

Решение Суда по интеллектуальным правам от 06.02.2017г. по делу №СИП-662/2016:

«Кроме того, следует учитывать, что наличие между правообладателем и другим лицом, использующим товарный знак, корпоративных отношений, в том числе внутри холдинга или иной группы лиц предоставляет возможность предполагать наличие воли правообладателя на использование товарного знака другим лицом. При наличии таких отношений, как правило, не требуется специальных правовых актов внутри холдинга или группы лиц (специальное решение какого-либо органа, например общего собрания, совета директоров, исполнительного органа и т.д.), оформляющих согласие правообладателя на использование товарного знака другим лицом».

Независящие от правообладателя обстоятельства при неиспользовании товарного знака

В то же время как установлено ст. 1486 ГК РФ при решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам

«Независящие от правообладателя обстоятельства» категория, определяющаяся из дела в дело, бремя доказывания таких обстоятельств лежит на правообладателе - Решение Суда по интеллектуальным правам от 27.04.2016г. по делу №СИП-81/2016:

«Между тем ответчик на наличие обстоятельств, объективно препятствующих использованию товарного знака, не ссылался, соответствующие доказательства не представлял, в связи с чем суд, исходя из содержания вышеприведенной нормы, не может самостоятельно устанавливать эти обстоятельства».

В Решении Суда по интеллектуальным правам от 06.07.2016г. по делу №СИП-277/2016, указано следующее суд установил, что «невозможность его использования ввиду сложной экономической ситуации последних лет подлежат отклонению как не подтвержденные какими-либо доказательствами» - из системного толкования следует, что «сложная экономическая ситуация» не может быть признана основанием «независящим от правообладателя обстоятельством».

В целом, сложившаяся практика указывает на то, что экономическая и политическая ситуация сложившаяся в стране не может служить основанием освобождающим правообладателя от доказывания использования - Решение Суда по интеллектуальным правам от 11.04.2016г. по делу №СИП-702/2015:

«Изложенные в отзыве ответчика ссылки на неиспользование товарного знака по независящим от правообладателя обстоятельствам ввиду введения продовольственного эмбарго на поставки сельскохозяйственной (в том числе алкогольной) продукции, производимой в Молдавии, на территорию России, судом не принимаются, поскольку каких-либо доказательств в подтверждение данных обстоятельств (договоров на поставку алкогольной продукции с лицами, находящимися на территории Молдавии, доказательств осуществления подготовительных действий для поставки алкогольной продукции с указанной территории на территорию Российской Федерации) ответчиком не представлено».

Также не считается «независящим обстоятельством» судебные процессы в отношении правообладателя (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.09.2015г. №С01-775/2015 по делу №СИП-685/2014).
В то же время, очевидными «независящими от правообладателя обстоятельствами» следует назвать признание правообладателя несостоятельным (банкротом) (Решение Суда по интеллектуальным правам от 29.06.2016г. по делу №СИП-217/2016); судебные акты иностранных судов о наложении обеспечительных мер или о запрете использования оспариваемого товарного знака на территории Российской Федерации (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.06.2015г. №С01-414/2015 по делу №СИП-561/2014).

Использование товарного знака для товаров, для которых он зарегистрирован

В п. 41 Обзора отмечено, что при рассмотрении требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При этом для сохранения правовой охраны товарный знак должен использоваться для тех товаров и услуг, для которых он непосредственно зарегистрирован, а не для однородных с ними.

Данный вывод следует признать разумным, он широко применялся в практике долгое время, однако, Определением Верховного Суда РФ от 11.01.2016г. по делу №300-ЭС15-10765 №СИП-530/2014 применение критерия «однородности» было пересмотрено, в частности судом был сделан следующий вывод:

«Более того, в тех случаях, когда товарный знак является хорошо известным на определенном рынке, в среде потребителей, конкурирующий товарный знак не может быть зарегистрирован, а первичный сохраняет свое действие, несмотря на то, что товары конкурентов являются неоднородными, несходными.
[…]
…классификация товаров, идентичность товаров конкурентов не являются исключительными критериями при решении вопроса об использовании товарного знака в целях его правовой охраны».

То есть теперь, в случае приобретения оспариваемым товарным знаком определенной репутации, широкой известности у потребителей судам при разрешении требования о досрочном прекращении следует принимать во внимания однородность товаров для целей определения использования товарного знака.

Между тем, признаки, которым должен отвечать товарный знак, чтобы к нему можно было применить критерий однородности при досрочном прекращении ни в указанном Определении верховного суда, ни в последующих делах не были определены судами (дело №А40-4199/2016, дело №СИП-119/2016, дело №СИП-124/2016).

В деле №СИП-186/2016, где суд признал товарные знаки ЗАО «Микояновский мясокомбинат» широко известными, были применены критерии, изложенные в Правилах признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации (утв. приказом Роспатента от 17.03.2000г. № 38), соответствие товарных знаков ЗАО «Микояновский мясокомбинат» критериям общеизвестности вместе с тем остаются предметом спора.

То есть широко известный товарный знак был приравнен судом к общеизвестному товарному знаку, что в целом не противоречит подходу сложившемуся, к примеру, в Европейском союзе (например, Руководство Европейского патентного ведомства по экспертизе товарного знака Европейского союза в Части С «Оппозиция», (2) разделе 5 «Широко известные товарные знаки»).

В связи с вышеизложенным, лицам, планирующим обратиться с требованием о досрочном прекращении товарных знаков рекомендуется оценить оспариваемый товарный знак на известность среди потребителей.

В течение любых трёх лет после его государственной регистрации.

Определенное время фраза «любых трех лет» вводила заявителей в заблуждение и некоторые из них полагали, что неиспользованием следует считать любые три года за весь период действия товарного знака. Этому также способствовало Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 г. №5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

В п. 2.4 указанного Постановления установлено, что суды должны исходить из трехлетнего срока такого неиспользования вне зависимости от даты подачи заявки на товарный знак.

Между тем, как ясно следует из нормы ст. 1486 ГК РФ товарный знак может быть досрочно прекращен по истечении трех лет после государственной регистрации при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Таким образом, указанный трехлетний период отсчитывается с момента подачи заявления о досрочном прекращении, к примеру - Решение Суда по интеллектуальным правам от 10.02.2017г. по делу №СИП-759/2016:

«С учетом даты подачи заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака (07.12.2016) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации №467258, исчисляется с 07.12.2013 по 06.12.2016 включительно».

Правообладатель в свою очередь должен представить доказательства, что в указный период им использовался спорный товарный знак.

Может быть подано заинтересованным лицом

В соответствии с п. 42 Обзора Истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака, при этом для такого использования применяется критерий однородности.

На практике заявители сталкиваются с проблемой доказывания заинтересованности.

В первую очередь следует обратить внимание на Информационное письмо Роспатента от 20.05.2009 №3 «Об определении заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием», из важных выводов следует указать следующие:

Заинтересованным лицом может признаваться только лицо, способное быть субъектом права на товарный знак;
Факт подачи заявки на государственную регистрацию тождественного или сходного до степени смешения товарного знака также сам по себе не может свидетельствовать о заинтересованности лица;
К лицам, имеющим законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака, можно отнести лиц, являющихся производителями товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, и имеющих намерение реального использования в гражданском обороте этого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения для индивидуализации своих товаров, работ и услуг.

Указанные критерии наличия заинтересованности были определены правовыми позициями Высшего Арбитражного суда РФ в Постановлениях Президиума № 10268/02 от 24.12.2002г.; №2979/06 от 18.07.2006г.; № 5793/13 от 17.09.2013г.

Согласно п. 5 «Справки по результатам обобщения судебной практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием» (далее - «Справка»), утвержденной Президиумом Суда по интеллектуальным правам №СП-23/20 спор между заявителем и правообладателем может служить основанием признания заявителя заинтересованным лицом - «заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака может быть обусловлена необходимостью защиты от предъявления требований со стороны правообладателя, его не использующего».

Помимо этого из позиций высказанных Судом по интеллектуальным правам следует, что:

при установлении заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака оценке подлежат, помимо прочего, сходство оспариваемого товарного знака с обозначением, которое истец намерен использовать для индивидуализации своих товаров/услуг (Решение Суда по интеллектуальным правам от 09.02.2017г. по делу №СИП-377/2016);
лицо, подающее заявление о прекращении правовой охраны товарного знака, должно быть заинтересованным лицом на момент подачи такого заявления (Решение Суда по интеллектуальным правам от 31.01.2017г. по делу №СИП-638/2016);
заинтересованность может состоять также в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ответчика, приводящего к «размытию» товарных знаков истца (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.01.2017г. «С01-1177/2016 по делу «СИП-235/2016);

Последствия прекращения

Согласно п. 39 Обзора досрочное прекращение правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием означает прекращение исключительного права на товарный знак на будущее время (п. 4 ст. 1486 ГК РФ), поэтому требования правообладателя о защите исключительного права, предъявленные до прекращения правовой охраны товарного знака, подлежат удовлетворению.

Также в п. 62 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 г. №5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» закреплено, что суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании ст. 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Как видно из законодательства, разъяснений вышестоящих судов и практики Суда по интеллектуальным правам за последнее время процедура досрочного прекращения хоть существенно не изменилась, но получила значительное развитие и была уточнена в отдельных аспектах, что требует от заявителей особой тщательности при подготовке заявлений о досрочном прекращении.

Зачастую при осуществлении совместных проектов у компаний появляется потребность в использовании товарного знака, бренда, торговой марки друг друга.

Что такое товарный знак? Это персонализация товара либо услуги. Компания либо лицо, зарегистрировавшие свой знак отличия, являются его владельцем. Если права будет нарушены, то в будущем в мошенника возникнут серьезные проблемы, решить которые будет очень и очень сложно. можно узнать по ссылке.

Разрешение на использование товарного знака дает возможность третьему лицу применять торговый знак в коммерческих целях платно или на иных условиях. Все вопросы в сфере интеллектуальной собственности лучше разобрать с нашим адвокатом, чтобы в последующем не столкнуться со штрафными санкциями, спорами в суде и конфликтом сторон предпринимательской деятельности.

ПОЛЕЗНО : смотрите видео по теме защита интеллектуальной собственности, узнавайте, как правильно выстроить защиту товарного знака и иных прав. Подписывайтесь на канал YouTube и получайте бесплатные советы адвоката по авторским и исключительным правам в комментариях

Особенности заключения соглашения на использование товарного знака

Перед предприятиями, осуществляющими совместные проекты, появляется потребность в применении товарного знака партнеров. Оформление всех необходимых соглашений требует прохождения процедуры регистрации и дополнительных финансовых затрат в рамках чего будет на уровне договорных отношений.

Лицензионный договор на право использования товарного знака – это, в первую очередь, юридический документ. При сделке обязательно озвучивание условий и способов этого применения. Стоит отметить, что компания, передающая право использования, должна производить контроль качества производимой продукции стороной, использующей знак отличия. Соглашение об использовании товарного знака также обязывает вторую сторону производить заранее оговоренную плату.

Образец разрешения на использование товарного знака

Директору ООО «Бренд»

от ООО «Торговая марка»

Согласие на использование товарного знака

«Правообладатель» является собственником исключительных прав на товарный знак, что подтверждается свидетельством о регистрации №__ от ___________;
«Правообладатель» настоящим письмом предоставляет ООО «Бренд» согласие на использование товарного знака путем размещения его на сайте ООО «Бренд» с доменным именем ________, размещения в полиграфической продукции, прайсе партнера;
Право на использование исключительного права предоставлено сроком на три года без права передачи третьим лицам;
Использование товарного знака в объеме большем, чем оговаривается в настоящем письме, подлежит дополнительному согласованию с правообладателем.

Дата, подпись

Разрешительное письмо от правообладателя

Письмо разрешение на использование товарного знака – альтернатива соглашению и еще один законный способ оформления взаимоотношений с правообладателем. Заключение договора удобно при долгосрочном сотрудничестве. Значительно менее затратным и удобным способом при простом размещении торгового знака на сайте считается получение письма.

На имя правообладателя дается запрос на использование логотипа. При получении согласия вы можете его применять в своем интернет-магазине, законно и без негативных последствий для своего бизнеса.

Использование товарного знака без лицензионного договора может привести к судебному разбирательству (подробнее по вопросу по ссылке). И если факт нарушения будет доказан, то нарушитель понесет гражданскую, административную и даже уголовную ответственность.

Если у вас возникают какие-либо вопросы, Вам следует проконсультироваться с нашими специалистами в области интеллектуальных споров, зарекомендовавшими себя с наилучшей стороны. Они помогут решить все проблемы в максимально короткое время. Однако Вам следует предельно серьезно отнестись к их выбору, так как от этого будет во многом зависеть конечный результат. Они должны обладать большим опытом работы в интересующей сфере деятельности. Такими можно считать наших адвокатов, которые готовы принять Вас прямо сейчас.

Ниже представлены выводы Суда по интеллектуальным правам, изложенные в справке по использованию товарного знака под контролем правообладателя (пункт 2 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации). Указанная справка по использованию товарного знака под контролем правообладателя утверждена Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.08.2015 г. № СП-23/21.

В данной справке содержатся ответы на несколько вопросов по использованию товарного знака под контролем правообладателя.

Вопрос № 1. Какое использование товарного знака признается использованием товарного знака другим лицом под контролем правообладателя для целей статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ, Кодекс)?

Ответ № 1. Согласно пункту 2 статьи 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS) (заключено в г. Марракеше 15.04.1994, вступило в силу для Российской Федерации 22.08.2012 (далее – Соглашение ТРИПС)) использование товарного знака другим лицом под контролем владельца знака признается для целей сохранения в силе регистрации использованием товарного знака.

Как отмечено в пункте 1 статьи 1 Соглашения ТРИПС, члены Всемирной торговой организации могут, но не обязаны, предоставлять в своих национальных законах более широкую охрану, чем требуется по названному Соглашению при условии, что такая охрана не противоречит положениям этого Соглашения.

Соответственно, более широкий объем охраны предусмотрен пунктом 2 статьи 1486 Кодекса, согласно которому использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя.

Таким образом, ГК РФ разделяет случаи использования товарного знака самим правообладателем (в том числе ставшим таковым на основании договора об отчуждении исключительного права), лицензиатом по лицензионному договору, другим лицом под контролем правообладателя. По смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использование товарного знака лицом под контролем правообладателя - это использование такого знака при отсутствии заключенного между правообладателем и лицом, фактически использующим товарный знак, лицензионного договора.

Вместе с тем воля правообладателя может быть установлена и при отсутствии прямого указания в договоре с третьим лицом о согласии на использование товарного знака, в том числе в случаях, указанных в ответе на вопрос 2 настоящей Справки.

Для целей пункта 2 статьи 1486 ГК РФ одной воли правообладателя на использование товарного знака третьим лицом недостаточно. Должно быть доказано фактическое использование товарного знака третьим лицом в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Вопрос № 2. Какие случаи могут быть признаны использованием товарного знака другим лицом под контролем правообладателя, в том числе использованием, не оформленным договором?

Ответ № 2. В судебной практике президиума Суда по интеллектуальным правам выявлены следующие подходы.

1. При установлении факта использования товарного знака другим лицом под контролем правообладателя суд оценивает все представленные доказательства в их совокупности и по результатам оценки определяет, осуществлялось ли использование товарного знака по воле правообладателя, независимо от наличия или отсутствия пороков выражения этой воли (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.04.2014 № С01-148/2014 по делу № СИП-110/2013).

При этом использование товарного знака другим лицом осуществляется по воле правообладателя в том числе в случае признания несостоявшимся предоставления права использования товарного знака из-за отсутствия государственной регистрации такого предоставления, а также в случае признания недействительным или незаключенным договора, содержащего условие о предоставлении права использования товарного знака.

2. По договору подряда или возмездного оказания услуг (главы 37, 38 ГК РФ), предметом которого является изготовление товара с нанесением на него товарного знака заказчика и (или) распространение такого товара (оказание услуг с использованием знака обслуживания), использование товарного знака другим лицом осуществляется по поручению правообладателя и в его интересах, то есть по его воле, что соответствует пункту 2 статьи 1486 ГК РФ (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.10.2014 № С01-855/2014 по делу № СИП-198/2014).

3. Наличие между правообладателем и другим лицом, использующим товарный знак, корпоративных отношений, в том числе внутри холдинга или иной группы лиц (статья 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»), предполагает использование товарного знака другим лицом под контролем правообладателя как на основании преобладающего участия в другом лице, так и при наличии организационно-правового взаимодействия, основанного на положениях учредительных документов или условиях договора (например, исполнение другим лицом, использующим товарный знак, функций единоличного исполнительного органа правообладателя или исполнение правообладателем функций единоличного исполнительного органа другого лица, использующего товарный знак), предоставляющих возможность предполагать наличие воли правообладателя на использование товарного знака другим лицом. При наличии таких отношений, как правило, не требуется специальных правовых актов внутри холдинга или группы лиц (специальное решение какого-либо органа, например общего собрания, совета директоров, исполнительного органа и т.д.), оформляющих согласие правообладателя на использование товарного знака другим лицом (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.04.2014 № С01-184/2014 по делу № СИП-247/2013, от 20.05.2014 № С01-185/2014 по делу № СИП-56/2013, от 10.11.2014 № С01-943/2014 по делу № СИП-305/2014).

4. В случае импорта оригинального товара и его дальнейшей реализации воля правообладателя на использование товарного знака конкретным лицом может следовать, в частности, из документов, подтверждающих обращение правообладателя в таможенный орган для внесения товарного знака в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности с определением уполномоченных импортеров, в число которых входит конкретное лицо, фактически использующее товарный знак на территории Российской Федерации (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.06.2014 № С01-330/2014 по делу № СИП-193/2013).

5. Администрирование доменного имени не правообладателем спорного товарного знака, а другим лицом, а также использование другим лицом товарного знака правообладателя в сети Интернет для распространения товара могут быть признаны использованием товарного знака под контролем правообладателя для целей статьи 1486 ГК РФ при наличии согласия последнего, которое может подтверждаться в том числе наличием корпоративных отношений (пункт 2 ответа на вопрос 2 настоящей Справки) (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.01.2014 № С01-383/2013 по делу № СИП-4/2013).

6. Для целей статьи 1486 ГК РФ признается использование другим лицом товарного знака под контролем правообладателя по договору простого товарищества (статья 1041 ГК РФ), если исключительное право на товарный знак является вкладом правообладателя в общее имущество товарищей (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 29.10.2014 № С01-596/2014 по делу № СИП-19/2014).

Мой вопрос касается пункта 2 статьи 1486 ГК РФ. 1. Что является использованием третьим лицом товарного знака под контролем правообладателя? 2. Достаточно ли предоставить право третьему лицу распространять товар под товарным знаком правообладателя через фирменный магазин с этим же товарным знаком на основании письменного разрешения (письма) правообладателя? 3. Или обязательно нужно регистрировать лицензионный договор или договор коммерческой концессии, чтобы правообладателю доказать факт использования им своего товарного знака? Вопросы задаются именно в рамках последствий неиспользования товарного знака правообладателем. Меня интересуют не последствия для третьих лиц, а последствия именно для правообладателя».

Ответ

Помимо этого, использованием товарного знака признается его использование другим лицом под контролем правообладателя в соответствии с п. 2 ст. 1484 ГК РФ (в том числе ввоз на территорию РФ товара, маркированного этим знаком). Еще до вступления в силу части 4 ГК РФ в судебной практике стали появляться акты, согласно которым суды признавали, что использование товарного знака путем введения в гражданский оборот на территории РФ товара, произведенного за рубежом, может осуществляться не только импортером, который заключил лицензионный договор, но и любым иным лицом, выполняющим функции по ввозу и реализации продукции правообладателя без лицензии (Постановление Президиума ВАС РФ от 13.04.2004 N 1164/04).

Согласно пункту 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 Кодекса , либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса .

На настоящий момент в судебной практике еще не выработано четких критериев понятия «контроль правообладателя». В частности в Постановлении ФАС МО от 19.12.2011 № А40-130718/2010, указано «Рассматривая заявленное по делу требование, суды двух инстанций признали доказанным материалами дела факт воспроизведения словесного обозначения «МОСКОВСКИЙ» на выпускаемой ОАО «МВКЗ «КиН» продукции и наличия между ФКП «Союзплодоимпорт» и ОАО «МВКЗ «КиН» правоотношений, связанных с контролем производства продукции.

В частности, суды отметили, что на фотографиях коньяка производства ОАО «МВКЗ «КиН» товарный знак «МОСКОВСКИЙ» расположен в центре этикетки, занимает на ней доминирующее положение и рядом со словесным элементом размещен знак охраны товарного знака в виде буквы «R в окружности, что в силу статьи 1485 ГК РФ является констатацией факта предоставления товарному знаку правовой охраны. Также указали на наличие на контрэтикетках товара ссылок на его изготовление по лицензии ФКП «Союзплодоимпорт». Обозревавшиеся судом образцы коньяка со спорным товарным знаком имели даты розлива в феврале и августе 2008 года, т.е. в пределах трехлетнего периода, установленного пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ.

Кроме того, суды отметили, что товарный знак по свидетельству № 283105 использовался на подарочных коробах коньяка «Московский» со знаком охраны товарного знака, на упаковках сувенирных наборов этого коньяка.

Оценив в совокупности представленные в дело доказательства, суды двух инстанций признали, что хотя спорный товарный знак и не являлся предметом лицензионного и сублицензионного договоров, он опосредствованно использовалось ОАО «МВКЗ „КиН“ с согласия и под контролем правообладателя на производимой заводом продукции и в данном случае упомянутый завод являлся по отношению к ФКП „Союзплодоимпорт“ — правообладателю товарного знака в смысле требований пункта 2 статьи 1486 ГК РФ „другим лицом“, использующим товарный знак без лицензионного договора...».

Данное Постановление оставлено в силе Определением ВАС РФ от 18.04.2012 №№ А40-130718/10, ВАС-4005/12.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что использование товарного знака другими лицами под контролем правообладателя, предполагает использование товарного знака без заключения лицензионного договора и подразумевает наличие между другими лицами и правообладателем определенных взаимоотношений, направленных на использование товарного знака на товарах, вводимых в гражданский оборот. Таким образом, предоставление права третьему лицу распространять товар под товарным знаком правообладателя через фирменный магазин с этим же товарным знаком на основании письменного разрешения (письма) правообладателя, может быть расценено как использование товарного знака под контролем правообладателя.

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах ЮСС «Система Юрист»

Определение ВАС РФ от 18.04.2012 №№ А40-130718/10, ВАС-4005/12

«Судами также установлено, что спорный товарный знак не являлся предметом лицензионного и сублицензионного договоров; предметом этих договоров являлись комбинированные товарные знаки в виде этикеток, одним из элементов которых являлось словесное обозначение „Московский“, полностью воспроизводящее спорный товарный знак (товарные знаки N 276706, 276708).

Проанализировав установленные по делу фактические обстоятельства, в частности, приняв во внимание, что спорный товарный знак является центральным элементом этикетки товара, рядом с которым размещен знак охраны товарного знака в виде буквы „R“, предусмотренный статьей 1485 Гражданского кодекса ; на контрэтикетках коньяка указано, что он изготавливается по лицензии ФКП „Союзплодоимпорт“; образцы коньяка со спорным товарным знаком имели даты розлива в феврале и августе 2008 года, т.е. в пределах трехлетнего периода, установленного пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса ; спорный товарный знак использовался на подарочных коробах коньяка „Московский“ со знаком охраны товарного знака, а также на упаковках сувенирных наборов этого коньяка, суд пришел к заключению, что хотя спорный товарный знак и не являлся предметом упомянутых лицензионного и сублицензионного договоров, фактически он использовался заводом с согласия и под контролем правообладателя на производимой заводом продукции, и в данном случае завод выступал по отношению к правообладателю товарного знака — ФКП „Союзплодоимпорт“ — „другим лицом“ в смысле требований пункта 2 статьи 1486 Гражданского кодекса , использующим товарный знак без лицензионного договора.*»

Изготовителю продукции лучше заключить с правообладателем товарного знака договор подряда

«Помимо указанных двух вариантов ГК РФ предусматривает еще один — третий способ использования товарного знака — под контролем правообладателя (п. 2 ст. 1486). В этом случае исключительные права остаются за правообладателем, но фактическое размещение товарного знака может осуществлятся другим лицом.

Практика. Иностранная компания обратилась в Роспатент с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, ссылаясь на отсутствие лицензионных или сублицензионных договоров в отношении товарного знака в течение трех лет. Роспатент отказал в удовлетворении заявления, а компания обжаловала отказ в суде. Арбитражные суды признали отказ Роспатента правомерным, поскольку спорный товарный знак в течение предшествующих трех лет использовался в составе комбинированного товарного знака при производстве товара под контролем правообладателя. Доказательством послужили лицензионный и сублицензионные договоры, предметом которых являлось использование комбинированного товарного знака, а также подтверждение правообладателем факта, что он контролировал производство продукции под таким товарным знаком. Изготовитель признан по отношению к правообладателю „другим лицом“, использующим товарный знак без лицензионного договора (определение ВАС РФ от 18.04.2012 № ВАС-4005/12).

Товарный знак может быть признан используемым на законном основании и без наличия лицензионных соглашений об этом, если он используется под контролем правообладателя. Тогда использование товарного знака со стороны изготовителя не будет являться осуществлением исключительного права на товарный знак...*»

Профессиональная справочная система для юристов, в которой вы найдете ответ на любой, даже самый сложный вопрос.

Правила получения налогового вычета на квартиру: порядок оформления и какие документы для этого нужны

Правильные методы гадания на часах по цифрам

Омлет на воде Омлет из 1 яйца на воде

Бухучет инфо Разноска выписки в 1с 8